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La protezione dei marchi italiani

Diritto
05 settembre 2011

Il brand? Si tutela così...

di Massimiliano Sinacori
Grazie all’introduzione della procedura amministrativa di opposizione, la nuova normativa offre maggiori garanzie per i titolari di un marchio italiano registrato.
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Diritto
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Con il Decreto n. 33 del 13 gennaio 2010 è stato adottato il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (D.lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005).

In Italia, prima del mese di maggio 2011, al fine di ottenere la registrazione di un marchio era sufficiente il deposito della domanda di registrazione del marchio stesso presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) che effettuava, preventivamente all’emissione del certificato di registrazione, un mero controllo in considerazione ai presupposti di registrabilità: i terzi titolari di diritti anteriori configgenti, dunque, potevano tutelare la propria posizione so- lo tramite azione giudiziaria.

Dal 1 luglio 2011, con l’introduzione della procedura amministrativa di opposizione, il quadro varia notevolmente e si sviluppa una maggiore tutela per i titolari di un marchio italiano registrato. I soggetti legittimati hanno la possibilità di ottenere il rigetto della domanda lesiva dei propri pregressi diritti prima della sua concessione in relazione alle nuove domande italiane di marchio depositate a partire dal 1 maggio 2011 presso l’U.I.B.M o alla componente italiana di marchi internazionali estesi all’Italia, pubblicati sulla Gazzetta dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I). Le pubblicazioni dell’U.I.B.M e dell’O.M.P.I permetteranno ai soggetti titolari di marchio registrato il monitoraggio del deposito di successive domande relative ad un marchio potenzialmente confondibile. A tal fine ci si può affidare a “servizi di sorveglianza” che hanno lo scopo di individuare i marchi “pericolosi” e, di conseguenza, di permettere al soggetto di depositare opposizione amministrativa prima che il marchio in conflitto venga definitivamente registrato.

Il decorso dei termini per presentare l’opposizione diventa elemento necessario affinché possa essere accolta la domanda di registrazione dei marchi, infatti, nei tre mesi successivi alla data di pubblicazione, i titolari dei diritti anteriori potranno presentare opposizione alle domande di marchio seguenti ritenute lesive, mentre per i marchi internazionali il termine di tre mesi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del marchio internazionale sulla Gazzetta dell’O.M.P.I.

Sono soggetti legittimati all’opposizione:

•     Il titolare di un marchio anteriore (italiano, comunitario o internazionale esteso all’Italia), sia esso registrato o almeno depositato;

•     il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;

• le persone, gli enti e le associazioni di cui all’art. 8 del codice della P.I. a tutela dei ritratti di persone, nomi e segni notori.

L’opposizione alla registrazione di un marchio può essere basata su:

1.    un marchio anteriore identico per prodotti e servizi identici;

2.    un marchio anteriore identico o simile per prodotti e servizi identici o affini se l’identità o somiglianza dei marchi e l’identità o affinità dei prodotti può determinare un rischio di confusione per il pubblico;

3.    nel caso di marchi costituiti da ritratti di persone e, se notori, da nomi di persona, usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, la mancanza del consenso alla registrazione del marchio del titolare del diritto o dei suoi eredi; parimenti, con la mancanza del consenso alla registrazione di un marchio contenente un nome di persona che leda la fama, il credito o il decoro di chi ha il diritto su quel nome.

Si sottolinea pertanto che un soggetto non potrà attivare il procedimento di opposizione se titolare di un mero nome commerciale (ditta, denominazione sociale, slogan, emblema, ecc.) o di un marchio di fatto: è indispensabile essere in possesso di un marchio italiano, comunitario o internazionale esteso all’Italia. Con la nuova procedura amministrativa introdotta i soggetti legittimati hanno la possibilità di avere accesso ad una procedura più semplice ed economica rispetto ad una causa civile per contrastare domande di registrazione di un marchio potenzialmente configgenti con diritti anteriori.

In conclusione: prima il deposito di un marchio di fatto (utilizzato, ma non depositato) poteva ritenersi ininfluente per un’azienda che per difenderlo avrebbe dovuto comunque sostenere gli ingenti costi di un’azione giudiziaria; oggi l’esiguo costo di deposito di marchio in Italia (c.a. euro 500), la facilità di controllare eventuali violazioni e l’economicità dell’eventuale opposizione “preventiva”, dovrebbero consigliare molte aziende a ufficializzare il marchio di fatto (o ditta, o emblema) speso nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.

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